Если домен занят: что делать и как защитить свои интересы – комментарий юриста

Вкладывая ресурсы в свое имя, компания, предполагает его надежную защиту. С этой целью регистрируются товарные знаки и знаки обслуживания, а также фирменное наименование — название юридического лица. Однако все чаще возникают споры касательно других объектов, в которых может быть отображено имя компании или ее товара, — доменного имени.

Доменное имя — это слово или фраза, предназначенное идентифицировать определенный сайт в Интернете. Сегодня невозможно представить компанию без онлайн-присутствия: корпоративный сайт служит отправной точкой для потенциальных клиентов, является ее визитной карточкой. Вполне логично, что для компании наиболее предпочтительным будет вариант размещения сайта под доменным именем, совпадающим с его фирменным наименованием и (или) товарным знаком для упрощения коммуникации с потенциальными клиентами.

Нередки случаи, когда подобные доменные имена уже заняты в силу того, что регистраторы (например, hoster.by) не уполномочены проверять права заявителей на определенное название. Компания, владеющая определенным товарным знаком или работающая под определенным фирменным наименованием, безусловно, захочет получить такой домен.

Рассмотрим возможные ситуации и алгоритмы действий

 

Ситуация №1.

У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.by. Домен X.by занят компанией «В».

Использование товарного знака в доменном имени является одним из исключительных способов использования товарного знака его владельцем согласно Закону о товарных знаках. При наличии другой компании, которая использует аналогичный товарный знак в доменном имени, необходимо проанализировать следующие факторы:

1. Есть ли у нее права на товарный знак (например, зарегистрированный в Беларуси или другой стране) на другие товары и услуги (по Международной классификации товаров и услуг).

2. В каком государстве товарный знак зарегистрирован (при его наличии).

3. Применяется ли товарный знак к аналогичным или однородным товарам/услугам. Однородность — понятие не всегда однозначное: в некоторых случаях, например, суды признавали однородными слабоалкогольные напитки (например, пиво) и алкогольные напитки (например, вино), в некоторых — не признавали. Для определения однородности товаров необходимо проанализировать совокупность различных обстоятельств: целевую аудиторию товара, ценовой сегмент и т.д.

Если компания «В» владеет идентичным товарным знаком, зарегистрированным в Беларуси или за рубежом, для отличных от «X» товаров и (или) услуг, то использование доменного имени будет правомерным.

Однако если компания «В» владеет товарным знаком, зарегистрированным не в Беларуси, для любых товаров, то такое использование также будет правомерным. Факт, что домен .by относится к Беларуси, не означает невозможность регистрировать доменное имя в белорусской национальной зоне иностранными компаниями и гражданами. Однако идентификация доменного имени с доменной зоной .by говорит о том, что компания целенаправленно действует на территории Республики Беларусь, и в случае идентичности или однородности товаров и услуг, такие действия можно признать нарушающими права компании «А». Однако прямой связи с регистрацией доменного имени в зоне .by и осуществлением деятельности на территории Республики Беларусь нет: нужно рассматривать дополнительные факторы — возможность фактического оказания услуг или продажи товара в Беларуси, возможность расчетов в белорусских рублях и т.д.

Если у компании «В» нет прав на использование товарного знака «X» на территории Республики Беларусь, и она использует его для идентификации товаров или услуг, идентичных или однородных товарам или услугам компании «А», то такое использование незаконно.

Возможные варианты для компании «А»:

1. Досудебное урегулирование — переговоры и (или) направление претензии (следует учитывать обязательный претензионный порядок).

2. Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК

 

Ситуация №2.

У компании «А» есть товарный знак «X», компания «А» хочет получить домен X.by. Домен X.by занят киберсквоттером (киберсквоттинг — завладение доменным именем с целью перепродажи), который зарегистрировал доменное имя для его последующей перепродажи.

Возможные варианты:

1. Досудебное урегулирование — переговоры и (или) направление претензии.

2. Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК.

В первом случае можно оформить претензию о пресечении нарушения и выслать ее субъекту, зарегистрировавшему доменное имя X.by, в качестве предупреждающей меры. В большинстве случаев сделать это невозможно, т.к. субъекты, занимающиеся киберсквоттингом, стараются максимально сохранять анонимность и не раскрывать каких-либо персональных данных.

Во втором случае компания может подать иск в Коллегию Верховного суда по интеллектуальной собственности. В Беларуси в правоприменительной практике привлечения киберсквоттеров к ответственности за нарушения прав владельцев товарных знаков пока было мало прецедентов. Однако существует вся необходимая нормативная база для признания их нарушителями прав на товарный знак.

 

Ситуация №3.

У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.com. Домен X.com занят компанией «В» или физическим лицом.

Для белорусских компаний наиболее важным с точки ведения бизнеса является получение доменного имени именно в зоне .by или .бел, поскольку бизнес ведется в Беларуси и для белорусских потребителей и клиентов.

Однако белорусские провайдеры (hoster.by, например) могут регистрировать доменные имена и в международных зонах (.com, .net, .org и др.). Поэтому часть белорусских компаний регистрируют доменные имена и в зоне .com. Особенно это характерно для компаний, которые работают на нескольких рынках одновременно.

В Беларуси судебная практика по доменным именам .com не распространена. Однако если компания «B» или физическое лицо является резидентом Республики Беларусь c регистрацией домена через белорусского регистратора, то существуют все основания для использования алгоритмов из Ситуаций № 1–2. Размещение доменного имени в зоне .com не препятствует отстаиванию своих прав в судебном порядке.

Нередки случаи, когда международный домен занят иностранной компанией или иностранным физическим лицом, поэтому подача иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь — неэффективная мера: сложно будет привлечь ответчика к ответственности, доказать факт правонарушения (у компании «B» может быть товарный знак в своей стране) и т.д.

Наиболее распространенным методом для оспаривания регистрации международных доменов в таких случаях является применение процедуры UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) организациями, уполномоченными ICANN (занимается развитием системы доменных имен и предоставляет права национальным регистраторам, как hoster.by, регистрировать доменные имена в определенной зоне). К таким организациям относится, например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, через который проходит большинство разбирательств по доменным спорам.

Оспаривание доменного имени происходит онлайн с привлечением независимых арбитров. В случае решения в пользу заявителя (владельца товарного знака) домен автоматически ему передается. Такой механизм предусмотрен договором между ICANN и национальными регистраторами.

Для успешного рассмотрения спора заявитель обязан доказать, что:

1. Товарный знак идентичен или сходен по степени смешения с доменным именем.

2. У владельца доменного имени нет прав или законных интересов на использование доменного имени.

3. Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

К плюсам такого внесудебного метода разрешения споров можно отнести:

1. Место регистрации товарного знака не имеет значения.

2. Невысокая стоимость рассмотрения спора (1500 долларов при 1 арбитре).

3. Возможность рассмотреть сразу несколько доменов за одну стоимость (до 5 доменов за 1500 долларов).

4. Краткосрочность процедуры (весь процесс занимает около 1,5 месяца).

Таким образом, в зависимости от ситуации белорусские компании для защиты своих прав в отношении использования товарного знака в доменном имени имеют разные опции. Для доменов в зоне .by и .бел применяется, прежде всего, судебный порядок разрешения споров. Владельцу товарного знака необходимо доказать наличие у него права на товарный знак в Беларуси и факт его нарушения (использование идентичного или сходного по степени смешения для аналогичных или однородных товаров). Во многих случаях важными аспектами являются доказательство извлечения коммерческой выгоды от использования товарного знака в доменном имени, а также неправомерности цели использования (например, при регистрации домена физическими лицами).

Для международных доменов наиболее эффективный вариант — применение внесудебного метода UDRP.